中國國際貿易促進委員會

注冊美國商標需要符合的實質法律要求

自2013年以來,來自中國的申請人向美國專利和商標局(USPTO)提出的商標申請增長了11倍多。一方面,中國政府鼓勵中國企業在境外發起專利、商標等的申請或登記。另外,互聯網線上購物的國際化,使得跨境電商業務蓬勃發展,跨境電商平臺對平臺上商家的商標使用提出了更多的要求。

但是美國商標局接到的許多來自國外的申請由非專業的境外中介完成,其材料質量參差不齊,影響審查效率。對此,美國政府規定:自2019年8月3日起,所有非美國地址的商標申請人必須聘請美國律師作為代理人。

即使有美國商標律師的專業服務,對廣大企業來說,對美國商標法的基本了解對其在美國的經營和發展會大有裨益。美國商標法下成功注冊商標必須滿足三大實質性條件:顯著性、非功能性和在商業活動中使用該商標。

一、顯著性

“顯著性”是商標法上特有的概念,與專利法中的“新穎性”和著作權法中的“獨創性”相對應,但含義不同。商標法上的顯著性指“可以標明自身并與其它商品或服務相區別”的特性,主要分為兩種:固有的顯著性和獲得的顯著性。前者指商標標識由于其本身的特性或者使用的情景而具有顯著性,后者指標識本身并沒有顯著性,但是通過在經營中持續的使用而積累起與其它商品或服務相區別的特征。

在美國,顯著性不是簡單的“有”或者“無”的問題,被認為是一個連續體或者譜段。美國最高法院在 Abercrombie & Fitch訴Hunting World案中確立了認定商標顯著性的“Abercrombie譜段”。

從顯著性要求來說,在選擇商標時可以考慮:第一,如果還未確定商標,那么可以創造一個新詞匯,或者選擇與自己的商品或者服務無直接關聯的詞匯。第二,如果商標已在使用當中,而且屬于“描述性”的,那么只能選擇獲取“衍生含義”的途徑,也就是通過廣泛和持續的使用擴大商標的知名度,在消費者群體中建立該商標與申請人的直接聯系。

二、非功能性

商標法規定,申請注冊的商標不得具有功能性。其原因涉及到與專利法的銜接,具體而言,專利的本質在于“公開獲得壟斷”,即專利權人通過公開其專有技術獲得法律保護的“排它使用權”,但是,出于公共利益的考慮,這種保護是有期限的。期滿后,專利技術就進入公共領域,可以被他人無償使用。

跟專利不同,注冊商標可以續展,因而獲得長期(理論上無限期)的法律保護。所以,如果某項具備實際功能的特征可以作為商標注冊而獲得無限期保護的話,那么將導致與專利立法政策的直接沖突,破壞專利制度的設計。

有可能涉及功能性的商標大多不是文字性的,而主要是商品的外觀設計。功能性指的是“某種設計對商品的使用或者目的而言是必備的,或者會影響到商品的成本或者質量”。一般來說,如果某種設計已經成功申請了實用專利,那么就具有功能性。相反,外觀設計專利本身則不具備功能性。

功能性分兩種——實用功能性和美學功能性。先說實用功能性的兩種情形:產品外觀設計可以實現某種功能,并且如果不采用這種設計就無法達到該功能;或者某種外觀設計使得該商品具有相當的優勢,以至于其他商家如果不采用相同的設計根本無法與之相競爭。

美學功能性是指某個設計主要是為了增加商品的美感,而不具備實際的使用便利。但是這種設計使得商品具有極大的吸引力,其他商家如果不效仿就無法競爭,比如,情人節巧克力的心形設計既是如此。

三、在商業活動中使用商標

說起這個要件,必須提到美國商標法在傳統上與許多其他國家商標法的一個重大區別。試想,假如有兩個(或多個)申請人對相同的商標標識提出注冊申請,那么誰可以獲準注冊呢?

對此,傳統的美國商標法采用使用在先的原則,先采納并使用商標的主體享有優先權,可以優先于其他主體申請注冊。與此相對,世界上大多數其他國家(如歐洲大陸和中國)采用申請在先的原則。顧名思義,這意味著無論各方何時開始使用,最先提出注冊申請的一方將獲得優先。

申請人必須在商業活動中(如銷售或者宣傳時)使用自己的商標標識,用來指示其商品或服務,或者與同類其它商品或者服務相區別。典型的使用方式諸如:將商標粘貼或標注在商品上;在宣傳手冊或者廣告中使用商標;或者在提供服務的場所展示商標,等等。

美國國會在1988年通過了“商標法修訂法案。該法案于1989年生效,允許商標申請不基于“實際使用”,而是基于“誠意的使用意圖”。這意味著,申請人在申請商標注冊時即使尚未使用商標,只要出具聲明表示其有使用該商標的意圖即可。

這種注冊申請并不能免除申請人的“實際使用”義務。申請人在審查期間必須提交 “實際使用”的證據供商標局審查,才可能獲得最終注冊。

“使用意圖”申請將確定“優先權”的日期從傳統上的實際使用日提前到了申請日,對許多申請人而言更加有利。所以,一般而言,如果準備采用這種方式申請注冊的話,應當盡早提交。

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